Give Frowny :-( a Smile :-)
Zum markenrechtlichen Schutz von Emoticons

Teil 2
Autor: Rechtsanwalt Dr. Rutger von der Horst Köln, Münster, Los Angeles
unter Mitarbeit von stud. iur. Gunnar Metzger, Münster

Inhalt

Teil 2
5. Eintragungsfähigkeit von Emoticons
6. Allgemeingebräuchliche Beschreibung als absolutes Schutzhindernis
7. Fehlende Unterscheidungskraft als absolutes Schutzhindernis
8. Löschung der eingetragenen Marke
9. Fehlende markenrechtliche Nutzung
10. Zulässigkeit des gerichtlichen Verfahrens
11. Killerargument 6,8 Millaraden DM Prozeßkostenvorschuß
12. Fazit

5. Eintragungsfähigkeit von Emoticons

Unterstellt, das "frowny" Emoticons wäre dennoch markenfähig, würde dies noch nicht automatisch bedeuten, dass es auch eintragungsfähig ist. Der Eintragung eines markenfähigen Zeichens nach § 4 Nr. 1 MarkenG können noch absolute Schutzhindernisse des § 8 MarkenG entgegenstehen. In Betracht kommt bei dem "frowny" Emoticon insbesondere das Schutzhindernis der Nutzung im allgemeinen Sprachgebrauch nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und/oder das Fehlen der konkreten Unterscheidungseignung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.


6. Allgemeingebräuchliche Beschreibung als absolutes Schutzhindernis

Das "frowny" Emoticon könnte bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eintragungsunfähig sein. Danach sind Marken, die aus Zeichen bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder nach den ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung dienen, nicht eintragungsfähig. Dass das "frowny" Emoticon bereits zum allgemeinen Sprachgebrauch zählt, zeigen nicht nur die Zahl der sieben Millionen Verwender, sondern auch die Aufnahme in Wörterbucher.

Jedoch bezeichnet das "frowny" Emoticon nicht etwa wie die Begriffe "Auto" oder "Radio" ein Gattungsbegriff für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung. Sinn und Zweck des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist allerdings nur der Ausschluß von Marken für solche Produkte oder Dienstleistungen, die die Marke als Gattungsbegriff auch beschreibt. So ist etwa die Marke "Diesel" für die Bezeichnung von Kraftstoff nicht eintragungsfähig, hingegen als Marke für Bekleidung sehr wohl eintragungsfähig.

Das "frowny" Emoticon allerdings bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch keine Ware oder Dienstleistung. Zwar kann nach der Rechtssprechung des Bundespatentgerichts ein Produktbezug auch entbehrlich sein. So hat das Gericht entschieden, dass trotz fehlenden Produktbezugs auch z. B. bei fremdsprachigen Grußformeln, die Eingang in die Alltagssprache gefunden haben, bei allgemeinen Ausdrücken der Wirtschaftssprache und allgemein anpreisenden Werbeaussagen, vom Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auszugehen ist.

Fraglich ist, ob die Verwendung des "frowny" Emoticons mit dem Gebrauch der aufgeführten Beispiele gleich gesetzt werden kann. Das kann sicherlich mit Hinweis auf die Große Anzahl von Nutzern, die dieses Zeichen nutzen, hinsichtlich des Verbreitungsgrades bejaht werden; Folge: die Eintragung des "frowny" Emoticons würde an § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheitern. Andererseits sieht das aufgrund der EU Markenrichtlinie geschaffene Markengesetz ein modernes Markenrecht vor, das von der sogenannten Multifunktionalität der Marke (Identifizierungs- und Kommunikationsfunktion) ausgeht. Folge: Das Vorliegen von Schutzhindernisse ist nur sehr restriktiv zu bejahen, also "in dubio pro Eintragungsfähigkeit!"

Vertritt man die letztgenannte Auffassung, dann scheitert eine Eintragung des "frowny" Emoticons noch nicht am absoluten Schutzhindernis des allgemeingebräuchlichen Gattungsbegriffs.


7. Fehlende Unterscheidungskraft als absolutes Schutzhindernis

Eine Eintragungsfähigkeit könnte aber an der fehlenden Unterscheidungskraft des "frowny" Emoticon scheitern. Eine konkrete Unterscheidungseignung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt vor, wenn zwischen der (Bild-)Marke und dem Produkt ein unmittelbarer Bezug besteht. Ein solcher ist gegeben, wenn durch die Marke die Ware oder die Dienstleistung des Markeninhabers die Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterschieden werden kann und somit eine Identifikation von Produkten eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen möglich ist.

Für Bildmarken, die aus Satzzeichen bestehen, wird hierbei verlangt, dass sie nicht der verkehrsüblichen Gestaltung entsprechen dürfen, sondern besondere Gestaltungsmerkmale wie Schriftart, Farbe oder Größenverhältnisse aufweisen müssen. Solche Gestaltungsmerkmale weist jedoch wie bereits oben dargestellt das von Despair registrierte "frowny" Emoticon eben gerade nicht auf. Konnte man im Rahmen der Prüfung der Markenfähigkeit noch großzügig sein, so "fällt spätestens im Rahmen der Prüfung der Eintragungsfähigkeit der Vorhang": Das "frowny" Emoticon entspricht der verkehrsüblichen Gestaltung und ermöglicht keine ausreichende Identifikation von Produkten eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen.

Wegen fehlender konkreter Unterscheidungseigenschaft ist daher das "frowny" Emoticon von Despair Inc. nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig.


8. Löschung der eingetragenen Marke

Selbst wenn man das "frowny" Emoticon als markenfähig ansehen würde, so ist es auf jeden Fall wegen fehlender konkreter Unterscheidungseignung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig. Sollte es - wie im vorliegenden Fall vom US Patentamt - dennoch vom (Deutschen) Patentamt eingetragen worden sein, so könnte diese Registrierung in Deutschland gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auf Antrag gelöscht werden.


9. Fehlende markenrechtliche Nutzung

Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass eine markenrechtliche Verletzung wohl überwiegend bereits daran scheitert, dass es an der erforderlichen markenrechtlichen Nutzung des "frowny" Emoticons fehlt, weil es lediglich privat genutzt wurde. Voraussetzung für einen Markenrechtsverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 MarkenG ist nämlich ein Handeln im geschäftlichen Verkehr. Handeln im geschäftlichen Verkehr ist zwar jede wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Markt, die der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks zu dienen bestimmt ist.

Folglich wäre die Nutzung des "frowny" Emoticons auf der Web-Site eines Künstlers, der dort seine Werke dem Markt zum Kauf anbietet, ein Handeln im geschäftlichen Verkehr. Gleiches gilt für die Verwendung des Emoticons auf einer "privaten" Web-Site, wenn sich auf der Web-Site etwa ein mit Werbebannern versehenes Gästebuch befindet. Denn gefördert wird dabei der Geschäftzweck des werbetreibenden Dritten. Derartige "private" Nutzungen sind daher nicht privat, sondern geschäftlich. In alle anderen Fällen wird aber in der Regel von einer nicht markenrechtlichen Nutzung auszugehen sein.


10. Zulässigkeit des gerichtlichen Verfahrens

Wäre das "frowny" Emoticon von Despair Inc. ein eingetragenes Markenzeichen, dann ist weiter fraglich, ob ein rechtliches Vorgehen gegen alle sieben Millionen Verwender des Emoticons auch zulässig wäre. Daran kann bereits Zweifel bestehen, denn ein solch umfangreiches Vorgehen könnte eine rechtsmissbräuchliche Ausnutzung der Klagebefugnis im Sinne des § 13 Abs. 5 UWG sein.

Zwar stellt grundsätzlich eine übermäßige Abmahnungstätigkeit oder eine übermäßige Prozessführung als solche noch kein Rechtsmißbrauch dar, weil der Markeninhaber nur von einem ihm zustehenden Recht gebraucht macht. Kommen aber weitere Umstände hinzu, die die Annahme rechtfertigen, dass das Vorgehen nur dazu dient, Einnahmen durch den Ersatz von Aufwendungen zu erzielen und nicht dem Schutz des eigenen Markenrechts, ist dies eine rechtsmißbräuchliche Ausnutzung der Klagebefugnis. Indiz hierfür kann unter anderem sein, dass der Anspruchssteller einer Scheintätigkeit nachgeht, um hierdurch erst klagebefugt zu werden. Dafür liegen jedoch hier keinerlei Anzeichen vor.

Weiterhin kann eine umfangreiche und überregionale Abmahntätigkeit als Indiz gewertet werden, dass der eigentliche Sinn des rechtlichen Vorgehens nicht der Schutz des eigenen Rechts, sondern die Gewinnerzielung ist. Hier könnte noch eingewandt werden, dass eben das genutzte Medium, das Internet, von Natur aus überregionale Züge aufweist und deshalb eben auch überregional "losgeschlagen" werden darf.


11. Killerargument 6,8 Millarden DM Prozeßkostenvorschuß

Ein weiteres Indiz, dass der Rechteinhaber seine (Klage-)Befugnis rechtsmißbräuchlich ausnutzt, sind die zu erwartenden Prozeßkosten im Hauptverfahren. Um seinen Anspruch durchzusetzen, muß der Kläger einen Prozeßkostenvorschuß zahlen und trägt somit zunächst wirtschaftlich das Prozeßkostenrisiko. Wenn hier nun die zu erwartenden Prozeßkostenvorschüsse im Hauptsacheverfahren den finanziellen Rahmen des Klägers weit übersteigen, kann dies als Indiz gewertet werden, dass dieser seine Klagebefugnis nur nutzt, um die eigentlich nur nebensächlichen Abmahnkosten im Rahmen des Erstattungsanspruches gerichtlich zu erstreiten.

Das finanzielle Interesse am Rechtsverstoß würde somit die eigentliche Rechtsdurchsetzung verdrängen, was als rechtsmißbräuchlich zu bewerten ist. Um Unterlassungsansprüche aus § 14 MarkenG und § 1 UWG gegen sieben Millionen Verwender des "frowny" Emoticons gerichtlich durchzusetzen, müßte Despair Inc. selbst bei einem niedrig angesetzten Streitwert in Höhe von 15.000,00 DM (= ca. 7.700 Euro) allein für das Gericht Prozeßkostenvorschüsse in Höhe von ca. 6,8 Milliarden DM zahlen. Dass dies den finanziellen Rahmen von Despair Inc. bei weitem übersteigt, kann wohl angenommen werden.

Da zudem wie bereits dargestellt materiell-rechtlich das Bestehen eines Anspruchs von Despair Inc. äußerst unwahrscheinlich ist, steht bereits jetzt fest, dass die potentiell beklagten sieben Millionen Nutzer auf ihren eigenen Anwaltskosten wohl "sitzen bleiben" würden. Daher wäre eine Klage wegen rechtsmißbräuchliche Ausnutzung der Klagebefugnis bereits als unzulässig abzuweisen mit der Folge, dass auch die sogenannten Serienabmahnungen wegen eines geringen Verstoßes (mit evtl. anschließendem Prozeß) rechtsmissbräuchlich sind.

Auch die gerichtliche Verfolgung des Anspruches auf Erstattung der Abmahngebühr aus Geschäftsführung ohne Auftrag wäre damit rechtlich nicht möglich.


12. Fazit

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass das "frowny" Emoticon, wie alle anderen Emoticons, nach deutschem Recht weder markenfähig noch eintragungsfähig sind. Ein gerichtliches Vorgehen seitens Despair Inc. würde zudem wegen rechtsmissbräuchlicher Ausnutzung einer Rechtsbefugnis bereits an der mangelnden Zulässigkeit der Klage scheitern. Die Registrierung des Emoticons und die entsprechende Erklärung von Despair Inc. bezüglich der gerichtlichen Verfolgung dürfte daher keine tatsächlichen Auswirkungen auf die Nutzung des "frowny" Emoticons durch Dritte haben.

Schließlich sieht Despair Inc. selber die Mitteilung auch nur als humoristischen Beitrag an. Der entsprechende Vermerk am Ende der betreffenden Webseite ("Articles and items appearing in our "Recent Spin" are satirical and are not intended to be an accurate portrayal of the persons, companies or events depicted within them.") scheint jedoch von vielen übersehen worden zu sein, so dass die hierdurch ausgelöste Welle der Empörung im Internet als eine wirklich gelungene und vor allem kostenlose Werbeaktion von Despair Inc. angesehen werden kann.

Daher gilt weiterhin der Satz: "Give frowny :-( a smile :-)"


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